מבוא
בנובמבר 2003 ניתן ע"י בית המשפט המחוזי בת"א (כבוד השופט זפט) פסק דין מהפכני (ת.א. 2191/03 August Storek KG נ' אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע"מ), הקובע כי לא ניתן למנוע חיקוי של צורת מוצר, ע"י רישום סימן מסחר לגבי עיצובו.
בית המשפט העליון נתן גושפנקא לקביעה זו (ע"א 11487/03 August Storek KG נ' אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע"מ).
באותו מקרה, התובעת, יצרנית ממתקים גרמנית המייצרת ממתק שוקולד וקרמל בצורת בלוט, המכונה "Toffifee", ביקשה למנוע מהנתבעת, יבואנית ממתקים ישראלית, מלייבא ולשווק ממתק שוקולד וקרמל, בשם "Chocodaan's", הדומה בצורתו ל-"Toffifee". הדמיון בין המוצרים לא היה, אפוא, בשמם המסחרי כי אם בצורת המוצר עצמו.
למרות שבתצלומי תעודת הרישום נראה הסימן בצורה תלת מימדית, קבע בית המשפט המחוזי (להלן:"בית המשפט") שאין בסימן זכר להיותו תלת מימדי וכי הסימן שלפניו מגן רק על תיאור דו מימדי. כלומר כל דכפין רשאי לייצר ממתק בצורת בלוט ה-"Toffifee". מה שאוסר רישום הסימן, לפי גישת ביהמ"ש, הוא העתקת הצילומים הנראים בתעודת הרישום.
עד לכאן, ניתן היה להבין כי אופן רישום הסימן לא סיפק את בית המשפט. ואולם בית המשפט הרחיק מעבר לזאת, בקובעו הלכה כללית "כי אין להרחיב את ההגנה המוקנית לסימן מסחר רשום גם למוצר עצמו".
המשמעות היא שאם חברת נוקיה, למשל, רשמה סימן מסחר לגבי דגם טלפון סלולרי שלה, רישום הסימן לא יספיק כדי למנוע מתחרה מלחקות את עיצובו.
עימות בין מדגם לסימן מסחר
בית המשפט היה מודע לכך שנוסח החוק (פקודת סימני מסחר) מאפשר במפורש רישום סימן מסחר לגבי אובייקט תלת מימדי. יתירה מזו, ביהמ"ש גם ציין במפורש כי סימן מסחר יכול להיות תלת מימדי וכי אין כל מניעה שהמוצר עצמו ישמש כסימן מסחר - כלומר, שהצרכן יזהה את המוצר בו הוא מעוניין על פי צורתו (לדוגמא, לדעתי, עטי פיילוט ומכוניות פורשה).
אף על פי כן, צמצם בית המשפט את היקף ההגנה, כפי שהיא עולה מנוסח פקודת סימני מסחר, בקובעו, כי אינה מונעת את העתקת צורת המוצר. נקבע,כי אין מקום להגן על עיצוב מוצר תעשייתי באמצעות רישום סימן מסחר, הואיל והכלי המיועד והמתאים לכך הוא רישום מדגם, ותכלית דיני המדגמים שונה מזו של דיני סימני המסחר.
חשוב להדגיש כי פסק דין זה התייחס רק לעיצוב המוצר עצמו. זאת, להבדיל מעיצובים תעשייתיים שאינם צורת המוצר, עליהם מקובל להגן באמצעות רישום מדגם, כגון צורת אריזה או קישוט דו מימדי המופיע על מוצר תעשייתי (ראה: תא 5836/67 המר' 10671/67 זיזו בע"מ נ' רוחן בע"מ, פ"מ ס'א 173; החלטה בעניין ת.א. 1015/04 בש"א 16052/04 פנינה מרון נ' שוקי אשר ואח' מיום 9.3.2005 ).
אכן, דרך המלך להגנה על עיצובים תעשייתיים היא רישום מדגם, לא סימן מסחר. יחד עם זאת, העובדה שעיצוב מוצר כשיר למדגם אינה סיבה מספקת, לדעתי, למנוע ממנו הגנת סימן מסחר רשום, כאשר הציבור מזהה את המוצר באמצעותו.
דווקא משום שהגנת המדגם שונה במטרותיה מאלו של סימן המסחר, כפי שהסביר בית המשפט, הכרה בשתיהן אין פירושה, בהכרח, כפל הגנה בלתי רצוי.
מהו מדגם ומהו סימן מסחר
זכות המדגם מצריכה רישום ולידתה במשרד הפטנטים. הענקתה מותנית בייחודיות של העיצוב ותוקפה מוגבל בזמן (15 שנה). בשונה מפטנט, מדגם אינו מגן על טכנולוגיה, כי אם על עיצוב המוצר כפי שהוא נראה לעין. כפי שאומר בית המשפט, האינטרס הציבורי הגלום בזכות המדגם הוא עידוד יצרנים להשקיע בפיתוח עיצובי מוצרים. אינטרס זה מוגשם כאשר ליצרן מוענקת בלעדיות על יצור ושיווק מוצרים בעלי עיצוב חדשני.
המדגם נועד, אפוא, להגן על דבר מוחשי - עיצוב תעשייתי חדש או מקורי. לא כן סימן מסחר. דיני סימני מסחר, הן הרשומים והן הבלתי רשומים, לא נועדו להגן על אובייקטים או צורות, ומטרתם אינה לעודד את העשרת עולם העיצובים התעשייתיים, בעיצובים חדשים או מקוריים. הם נועדו להגן על מוניטין של עסק, מוצר או שירות.
המוניטין אינו מוחשי ואינו נראה לעין, אך הוא יכול להיות מיוצג ע"י אובייקטים שנקלטים בחושים, כגון: אותיות, מילים, ספרות, איורים, צירופי צבעים ולוגו. אלו הם אכן חומרי הגלם מהם בנויים מרבית סימני המסחר הסובבים אותנו בחיי היומיום. בנוסף, יכולים לשמש כסימני מסחר גם עצמים תלת ממדיים כגון אריזות, עיצוב המוצרים עצמם, ואפילו צלילים וריחות.
כפי שאומר בית המשפט, דיני סימני המסחר נועדו לאפשר ליצרנים פיתוח סימן בלעדי שיבדל את מוצריהם ויאפשר לציבור לאתרם בקלות ובמהירות. ככל שכושר הבידול (האופי המבחין) של הסימן רב יותר, כך מהווה הוא מועמד מתאים יותר לזכות בהגנה משפטית.
סימן הינו כשיר לרישום אם הוא בעל אופי מבחיןאינהרנטי, כלומר ייחודי "מלידה", או בעל אופי מבחין שנרכש בזכות חשיפה לציבור, ההופכת אותו למזוהה עם מוצר או שרות של גורם מסוים.
להבדיל ממדגם, שנועד להגן ישירות על עיצובים תעשייתיים, הגנת דיני סימני מסחר אינה מוענקת לסימן בזכות צורתו לכשעצמה, אלא משום שצורה זו מתאימה לייצג מוניטין של עסק, או מוצר או שירות מסוים, ויש ביכולתה להצית לכיוונם אסוציאציה שתישמר בזיכרון הצרכן.
ברגיל, לבוחני סימני המסחר שבאגף הפטנטים לא אכפת כלל אם הסימן הוא "חדש" או "מקורי", ולרוב הם אדישים לצורתו (מילה, אות, ציור, לוגו, אריזה). הבוחן יקפיד, בראש והראשונה, שלסימן יהיה אופי מבחין אינהרנטי ("מנורה" לשירותי ביטוח) או נרכש כתוצאה משימוש עסקי ("ביטוח ישיר").
"סכסוכי שכנים" בין דיני המדגמים לדינים אחרים של קניין רוחני
אין זו הפעם הראשונה בה שאלת ההגנה על עיצובי מוצרים מלהיטה עימות בין דיני המדגמים לבין מערכת דינים אחרת מתחום הקניין הרוחני. בסיבובים הקודמים התעמתו דיני המדגמים עם דיני זכויות יוצרים. כך היה במקרים בהם יצרנים שנמנעו מלרשום מדגם לגבי עיצובי מוצריהם (אבני משחק של לגו בע"א 513/89 Interlego A/S נ' Exin-Lines.S.A, פ"ד מח (4) 133. קערת המערבל של קנווד בת"א (י-ם) 854/83 Thorn Emi Appliancesואח' נ' אלקטרו-נוע, פסקים תש"ן ב' 273 ), ניסו לאסור את חיקוי המוצר, בטענה של הפרת זכויות יוצרים בשרטוטיו. בתי המשפט בישראל דחו ניסיונות אלו וקבעו, כי זכויות היוצרים בשרטוטי מוצר תעשייתי אינן מקנות כוח למנוע את ייצור המוצר עצמו. ואולם, קביעה זו באה לאור סע' 22 לחוק זכות יוצרים, השולל במפורש את הגנת זכויות היוצרים מעיצובים תעשייתיים המתאימים להגנה ע"י מדגם. הוראה זו, המחייבת את בית המשפט להכריע בין מדגם לבין זכות יוצרים, נועדה למנוע מעיצובים תעשייתיים לזכות בכפל הגנות, בעלות אופי דומה.
לעומת זאת, במפגש בין דיני המדגמים לבין דיני סימני המסחר, אין הוראת חוק השוללת כפל הגנה, וקובעת שיד דיני המדגמים על העליונה. כמתואר לעיל, וכפי שנקבע ע"י בית המשפט, זכות המדגם שונה באופיה ובמטרותיה מסימן מסחר. המפגש בין הגנת המדגם להגנת סימן המסחר, בשונה מהמפגש בין הגנת המדגם לזכות היוצרים, אינו מעורר בעיה אמיתית של כפל הגנות, וזה גם אינו אסור בהוראת חוק מפורשת.
האם נכון וראוי, אפוא, לשלול מעיצוב מוצר את הגנת סימן מסחר, כל אימת שניתן היה לרשום לגביו מדגם?
התשובה לכך היא שלילית. לדעתי,יש לאפשר רכישת הגנת סימן מסחר רשום כנגד חיקוי עיצוב של מוצר. ואולם, בניגוד לעולה מנוסח פקודת סימני מסחר, אין להסתפק באופי מבחין אינהרנטי. צריך לדרוש שיוכח אופי מבחין נרכש, כלומר, שצורת המוצר רכשה מוניטין והיא אכן משמשת בשוק לזיהויו (עטי פיילוט ומכוניות פורשה). בפסק הדין בעניין "Toffifee"נעשה צעד לכיוון זה, אך על המחוקק להשלים את המלאכה.
מדוע נראה כי רישום סימן מסחר אינו הכלי הראוי להגנת עיצוב מוצר ?
ראשית, על מנת להגן על עיצוב מוצר בדרך המלך (רישום מדגם), יש להגיש את בקשת המדגם לפני שהמוצר פורסם בישראל, לאור דרישת החוק כי העיצוב יהיה "חדש" בישראל. רישום סימן מסחר לא דורש מהסימן להיות חדש, ובאמצעותו ניתן "לעקוף" בקלות את דרישת החידוש של המדגם. מי שהחל בשיווק המוצר לפני הגשת בקשת המדגם, ועקב כך החמיץ את ההזדמנות לרשום מדגם, יוכל לרכוש הגנה, לגבי אותו עיצוב תעשייתי, ע"י רישומו כסימן מסחר. נראה שכאילו ע"י רישום סימן מסחר ניתן לרוקן מתוכן את דרישת החידוש שמציב מדגם.
שנית, ההשלכות המונופוליסטיות של הבלעדיות המדגמית, והצורך לאזן בינן לבין מתן תמריץ ליצירה, הביאו לכך שמשך זכות המדגם מוגבל ל- 15 שנה.
הגנת סימן מסחר, לעומת זאת, אינה מוגבלת בזמן והיא יכולה להתקיים לנצח. מתן הגנה כזו לעיצוב תעשייתי נראה כאילו הוא מזעזע את שיווי המשקל שקבע המחוקק, בין תחרות חופשית לבין תמרוץ היצירה.
אמרתי "כאילו", מאחר שהחששות הללו מוצדקים רק באופן חלקי. כאשר עיצוב המוצר אכן משמש לזיהוי המוצר, דהיינו כסימן מסחר, אין בהגנתו כסימן מסחר משום חתירה תחת דיני המדגמים.
מתי ראוי שסימן מסחר יגן בפני העתקת עיצוב המוצר ?
בית המשפט עצמו "הודה" כי מוצר יכול לשמש כסימן מסחר תלת מימדי. ואכן, מדוע שליצרן עטי פיילוט, או מכוניות פורשה, לא תהא זכות בלעדית לגבי עיצובי מוצריהם, כל עוד אלו מזוהים ע"י הצרכן באמצעות צורתם, וכל עוד חיקויים עלול לבלבל את הצרכן ? מצד שני, לא נראה רצוי להעניק זכות בלעדית בלתי מוגבלת בזמן, לגבי העיצוב הבסיסי של משקפי ראייה, או מקלט טלביזיה, אפילו לראשון שיצר אותם, וגם אם עיצובים כאלה מזוהים עם יצרן מסוים.
השאלה אינה, אפוא, האם ראוי שסימן מסחר רשום יוכל למנוע את העתקת המוצר, כי אם אלו עיצובים ראויים לזכות בהגנת סימן מסחר, ואלו לא.
התנאים הדרושים לכך שעיצוב המוצר יזכה בהגנת סימן מסחר
התנאי הראשון הוא שמתן זכות בלעדית לגבי צורת המוצר לגורם אחד, לא יעניק לו יתרון שימנע מיריביו להתחרות בו באופן אפקטיבי ולהציע מוצר דומה בעלויות סבירות, בשל העדר עיצובים חלופיים זמינים.
התנאי השני הנחוץ, לדעתי, הוא הוכחה שצורת המוצר הפכה בפועל לסימן מסחר, המזהה יצרן מסוים כך שחיקויה עלול לגרום להטעיה.
יש מקום לתנאי כזה רק לגבי עיצוב מוצר, אך לא לגבי אריזות או עיצובים תעשייתיים אחרים הכשירים למדגם. זאת משום שבעיית הפגיעה בתחרות מתעוררת במלוא חריפותה לגבי עיצובי מוצרים. לגבי אריזות, מיכלים, בקבוקים וכו', הבעיה עלולה להתעורר, אך אין מקום להניח מראש, כי רישום סימן מסחר לגביהם יפגע בתחרות. יש לבחון כל מקרה לגופו, ולהעניק משקל מכריע לקיום אופי מבחין אינהרנטי.
חשיבות פסיקת ביהמ"ש בעניין "Toffifee"
המצב המשפטי כיום לוקה בחסר: לפי פקודת סימני מסחר, די בכך שהעיצוב הוא בעל אופי מבחין אינהרנטי, כדי שיירשם כסימן מסחר. אין הכרח שייצא לשוק וירכוש אופי מבחין. זאת ועוד, נוסח הפקודה אינו מבחין בין סימנים שהם צורת המוצר עצמו לבין אחרים. לכאורה, דין עיצוב ייחודי של מוצר כדין צירוף מילים, אריזה או לוגו ייחודיים. לגבי כולם ניתן לרכוש מונופולין בלתי מוגבל בזמן, ע"י רישום סימן מסחר, שהוא פעולה פשוטה לאין ערוך מאשר בניית מוניטין למותג.
זו הבעיה שעמדה בפני בית המשפט בעניין "Toffifee". לא הוכח שעיצוב ממתק ה- "Toffifee" משמש בפועל כסימן מסחר, על אף שנרשם ככזה. בית המשפט לא ראה ברישום הסימן סיבה מספקת להעניק לתובעת בלעדיות לגבי צורת הבלוט, משום שכפי הנראה סבר שהיא נחוצה מאוד לתחרות בענף ממתקי השוקולד.
הדרך שנותרה בפניו (בנוסף לקביעותיו לגבי אופן רישום הסימן הספציפי) הייתה לקבוע כי רישום הסימן אינו מגן בפני חיקוי צורת המוצר. קביעה זו אינה עולה מלשון החוק, אך היא מביאה לתוצאה רצויה - חסימת האפשרות למנוע תחרות לגבי המוצר עצמו, ע"י פעולה פשוטה יחסית של רישום סימן מסחר
אך מה לגבי עיצובי מוצרים המשמשים בפועל כסימני מסחר (למשל, עט פיילוט), האם אלה הופקרו ע"י בית המשפט ? התשובה שלילית. פסק הדין בעניין ה- "Toffifee" מתייחס רק לסימן מסחר רשום. עיצוב תעשייתי שרכש אופי מבחין (מוניטין) יכול לזכות בהגנה הקרובה להגנת סימן מסחר, במסגרת עוולת "גניבת עין". עוולה זו מגינה על בעל סימן מסחר (לא רשום) מפני חיקוי מטעה של סימנו, ובמסגרתה על התובע להוכיח שסימן המסחר רכש מוניטין, כלומר שהצרכן מזהה את המוצר באמצעות צורתו. בית המשפט חסם, אפוא, בפני עיצובי מוצרים את רישום סימן המסחר כערוץ להגנה בפני חיקוי, והותיר את ערוץ גניבת עין כהגנה לגבי אלו שבידם להוכיח כי רכשו מוניטין.
זהו הטוב במיעוטו. מצד אחד, יש בכך כדי למנוע ניסיונות לסיכול תחרות, לגבי המוצר עצמו, ע"י רישום סימן מסחר. מצד שני, עיצובי מוצרים שאכן הפכו לסימני מסחר, ייאלצו להסתפק בהגנת גניבת עין, ולא יוכלו ליהנות מההגנה ומהמעמד של סימן מסחר רשום, אשר מקנים לבעליו יתרונות משמעותיים נוספים.
לפיכך, מן הראוי שהמחוקק יתערב ויאפשר לעיצובי מוצרים ליהנות מהיתרונות של רישום סימן, אך שהדבר יהיה מותנה בהוכחת אופי מבחין נרכש.
המלצות פרקטיות לאור פסק הדין
1. הדרך הטובה ביותר להגן על עיצוב תעשייתי חדש היא ע"י רישומו כמדגם, וכך לרכוש תקופת בלעדיות של 15 שנה.
2. ניתן לעיתים לנצל את תקופת הבלעדיות שמעניק המדגם, על מנת להפוך את עיצוב המוצר לסימן מסחר דה פקטו. תכנון נבון של מיתוג המוצר יהפוך את העיצוב לסימן זיהוי של המוצר במהלך תקופת המדגם, והגנתו ככזה תימשך גם לאחריה, בין אם יירשם כסימן מסחר ובין אם לאו ("גניבת עין").
3. הנימוק הראשון של ביהמ"ש לשלילת ההגנה מממתק "Toffifee", היה כי לא ניתן להבין מתעודת הרישום כי הסימן מגן על דמות תלת ממדית. מומלץ, אפוא, בעת הגשת בקשה לרישום סימן מסחר לגבי עיצוב מוצר, לציין במפורש כי הסימן מתייחס לדמות תלת ממדית, ולוודא שהערה זו תיכלל ברישום. כמו כן, מומלץ למי שכבר הגיש בקשה כזו לרישום סימן מסחר, לפנות אל רשם סימני המסחר בבקשה להוסיף הערה כאמור.
4. במידה שהעיצוב רכש אופי מבחין, יש לבקש כי רישומו כסימן מסחר ייערך על בסיס זה, ולדאוג לתיעוד מתאים בתיק בקשת הרישום.
לפסה"ד שאוזכרו במאמר:
ת.א. 2191/03 August Storek KG נ' אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע"מ
ע"א 11487/03 August Storek KG נ' אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע"מ
בש"א 16052/04 פנינה מרון נ' שוקי אשר ואח'
ע"א 513/89 Interlego A/S נ' Exin-Lines.S.A,
* הכותב שימש כרשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר בשנים 1998 - 2002.
כיום הינו בעל משרד עו"ד פרטי המתמחה בדיני קניין רוחני והוא מלמד תחום זה באוניברסיטה העברית.
** כל המוצג במאמר זה הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות יעוץ ו/או חוות דעת משפטית כלשהי. המחברים ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.
המידע המוצג במאמר זה הוא מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/ או חוות דעת משפטית. המחבר/ת ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.
פרסומת - תוכן מקודם
פסקדין הוא אתר תוכן משפטי ופלטפורמה המספקת שירותי שיווק דיגיטלי למשרדי עורכי דין,
בהכנת הכתבה לקח חלק צוות העורכים של פסקדין.